Le droit des
sociétés commerciales au contact des propriétés industrielles
Introduction
Le droit des sociétés commerciales a pour objet de définir
les conditions de création, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation
des sociétés commerciales. Son enseignement se divise souvent en deux thèmes
principaux : une théorie générale de la société et un droit spécial des
sociétés.
Le droit des propriétés industrielles a pour objet l’étude
des règles régissant les créations ou innovations industrielles et les signes
distinctifs. Les innovations industrielles couvrent les produits ou techniques
ayant un caractère de nouveauté absolue (inventions, obtentions végétales,
dessins et modèles et produits semi-conducteurs). Les signes distinctifs
permettent d’identifier des produits ou services déterminés, un fonds de
commerce ou une société[1].
A première vue, les deux disciplines n’ont de commun
qu’une seule question : le nom social comme signe distinctif d’une
société. Son étude peut se réclamer tout aussi bien du droit des sociétés ou du
droit de la propriété industrielle.
En dehors de cette question particulière, les deux
disciplines semblent étrangères l’une de l’autre de sorte que l’on comprenne
mal pourquoi et comment on pourrait songer à les rapprocher ou vouloir étudier
leur interaction dans la présente communication. Plus particulièrement, le droit
de la propriété industrielle est indifférent à la nature juridique du titulaire
de la propriété industrielle, qu’il soit une personne physique ou une personne morale,
notamment une société commerciale. Celle-ci, à l’instar d’une personne physique,
peut développer et créer ses propres droits de propriété industrielle et
présenter, afin d’obtenir la protection légale, des demandes de brevets, de dessins
et modèles ou des marques. L’instruction de la demande et son enregistrement se
font conformément aux règles posées par les lois régissant ces divers droits.
Aucune règle ne tient compte du fait que la demande émane d’une société. La
seule exigence, somme toute normale, est de justifier auprès de l’autorité chargée
de l’enregistrement des pouvoirs de la personne agissant au nom et pour le
compte de la société requérante. Il en est de même lorsque la société accède à
la propriété ou à la jouissance des ces doits par des contrats de cession ou de
licence. Ces actes acquièrent leurs conditions de validité et d’opposabilité selon
les règles de doit commun et dans les mêmes conditions qu’une cession ou une
licence au profit d’une personne physique.
En réalité, la question de la relation ente les deux
disciplines peut être enrichie par un changement de perspective pour voir si le
droit des sociétés est influencé par cette circonstance que la société est
intéressée, d’une manière ou d’une autre, par une propriété industrielle.
Quelle spécificité peut avoir une règle de doit des sociétés lorsqu’elle entre
en contact avec un élément de propriété industrielle ?
La réflexion que nous avons menée, nous a permis de constater
l’existence de deux principaux thèmes[2]
:
-
Les sociétés commerciales peuvent conclure des actes
ayant pour objet des droits de
propriété industrielle. Les règles de doit commun des contrats ne sont pas les
seules applicables. Le droit des sociétés exerce une certaine influence et
impose ses propres règles. La propriété industrielle est ainsi saisie par
le doit des sociétés (I).
-
Les sociétés commerciales peuvent, dans l’exercice de
leurs activités, entrer en conflit avec des tiers prétendant être victimes
d’atteintes à leurs doits de propriété industrielle. Le conflit classique qui
vient à l’esprit est celui qui met en jeu le nom d’une société et la marque
d’un tiers. Traditionnellement,
les lois relatives aux marques donnent une clé de partage ente ces deux espèces
de droits. Mais plus généralement lorsqu’il s’agit d’une atteinte, avérée,
commise par la société à des doits des tiers, le droit des sociétés
commerciales offre un complément de solutions. L’écran de la personnalité
morale de la société qui, normalement, a pour effet de limiter la responsabilité
civile à la seule société, peut être écarté pour permettre d’atteindre les
dirigeants sociaux ou des sociétés au sein d’un groupe (II).
I- L’acquisition
et la disposition par une société d’une propriété industrielle
Le droit des sociétés commerciales impose l’application de
ses règles propres lorsque l’acquisition du droit de propriété industrielle par
la société résulte d’un apport (A) ou lorsque la société envisage d’acquérir
la propriété ou la jouissance du droit de propriété industrielle auprès d’un
dirigeant social ou lorsque c’est elle-même
qui envisage de disposer de ses droits. Dans ces deux derniers cas et
s’agissant d’une société anonyme, la transaction passée par la société peut
être soumise à un contrôle par les organes sociaux (B).
A) L’apport en
société des droits de propriété industrielle
Il s’agit d’un
apport en nature. Il doit être déterminé et réel. Son évaluation est délicate. Il
est soumis à une publicité légale qui ne se confond pas avec celle requise par
le droit des sociétés.
a)
Apport en nature
Il peut être apporté à la société, soit à la constitution,
soit en cours de vie sociale à l’occasion d’une augmentation de capital, une propriété
industrielle. L’apport peut être fait en propriété ou en jouissance[3].
Il est qualifié d’apport en nature. Il est soumis à vérification par un
commissaire aux apports lorsque la société bénéficiaire est une société à
responsabilité limitée[4]
ou une société anonyme[5].
Dans la société
anonyme, les actions attribuées
à l’apporteur sont des actions
d’apport
non-négociables pendant deux années à compter de la réalisation de l’apport[6].
L’apporteur doit garantir la société contre l’éviction de droit ou de fait comme en
matière de vente[7]
ou de bail[8].
L’éviction de droit est particulièrement redoutable par suite de l’exercice
d’une action en nullité du titre[9].
L’éviction est également possible par suite d’une action en déchéance pour
défaut d’exploitation sérieuse pendant le délai légal antérieurement à l’apport. L’éviction entraîne soit la nullité de la société
soit la nullité de l’augmentation de capital selon que l’apport est consenti à la constitution de
la société ou ultérieurement. L’éviction
de fait peut être sanctionné par l’action en contrefaçon[10].
Devant de tels risques, les praticiens insistent sur l’importance de la due
diligence pré-acquisition.[11]
L’attention de l’auditeur doit porter non seulement sur la validité formelle du
droit mais aussi sa validité matérielle.
b)
Détermination de l’apport
L’opération d’apport peut porter sur un droit de propriété
industrielle spécifique, déterminée dans la convention d’apport par un numéro
d’enregistrement. L’apport de ce droit à la société peut aussi résulter de
l’apport d’une universalité de fait (apport d’un fonds de commerce)[12],
ou d’une universalité de droit (cas de fusion[13]
ou de scission[14]).
Lorsque l’apport consiste en une universalité de fait[15]
ou en une universalité de droit, il n’est pas nécessaire que le droit de propriété
industrielle soit spécialement inventorié dans l’acte d’apport[16].
L’on sait que les droits de propriété industrielle ne
s’acquièrent que par l’enregistrement sur un registre public. Une demande doit être faite en ce sens à l’organisme chargé de
l’enregistrement. La question se pose de savoir si l’on peut faire apport en
nature d’une simple demande de brevet, de marque ou de dessin et modèle. Une
réponse positive a été apportée par la jurisprudence en matière de brevet
d’invention. L’argument est fondé sur cette considération que le
droit exclusif d’exploitation d’un brevet prend effet à compter du dépôt de la
demande[17]. La solution peut être généralisée aux autres propriétés industrielles, mais elle
semble inapplicable à la société à responsabilité limitée et à la société anonyme
pour
lesquels la loi exige une libération immédiate des droits sociaux
représentatifs des apports en nature[18].
c)
La réalité de l’apport
L’apport doit avoir un lien avec l’objet de la société. C’est
le principe de spécialité qui commande cette exigence. Le rapport du commissaire
aux comptes doit être explicite sur l’intérêt que représente l’apport pour la
société[19].
Dans certains cas, le lien est immédiatement perceptible puisque l’objet social
est précisément l’exploitation de ce même droit de propriété industrielle dont
on fait apport à la société. Il s’agit, le plus souvent, d’un brevet
d’invention[20].
Des sociétés d’investissement à capital risque sont créées pour investir dans
des secteurs innovants. Parfois, le lien avec l’objet social existe en latence
et n’est pas exprimé dans les statuts. L’apport est simplement utile car il
permet de réaliser l’objet social. Un apport inutile est un apport fictif[21].
Pour faire apport en pleine propriété, il faudra être
titulaire du bien. L’apport fait par un non-propriétaire est un apport fictif. Un
copropriétaire peut faire apport de ses droits indivis. La règle est
expressément énoncée pour les brevets d’invention[22].
Elle est valable pour les marques et dessins et modèles en vertu des solutions
de droit commun[23].
Une personne qui n’a qu’une licence d’exploitation de brevet peut,
sauf stipulation contraire du contrat[24]
ou de licence exclusive[25],
faire apport en jouissance de ladite licence. La loi garde le silence en
matière de licence de marques ou de dessins et modèles. Toute la question est
de savoir si le contrat est intrinsèquement conclu intuitu personae. Une
réponse positive est apportée par les tribunaux[26].
d)
La valeur de l’apport
La valeur de l’apport est déterminée par la convention
d’apport. Elle est éventuellement soumise au contrôle du commissaire aux apports.
La détermination de la valeur l’apport d’un droit de
propriété industrielle est quelque peu particulière puisqu’elle dépend des
anticipations sur son rendement futur[27].
Dans tous les cas, on doit évaluer la valeur au jour de l’apport, peu importe
l’évolution des faits une fois l’apport réalisé[28].
Les praticiens
soulignent la difficulté de l’évaluation les marques, dessins et modèles qui, en en cas d’apport de fonds de commerce ou de fusion, ne doit pas faire double emploi avec l’évaluation du
fonds de commerce ou le
Goodwill[29].
Le commissaire
aux apports doit rendre compte aux associés des difficultés particulières de
l’évaluation[30].
La détermination de la valeur d’un doit de propriété
industrielle doit aussi tenir compte de la durée de protection assurée par la
loi. Ainsi par exemple le monopole d’exploitation donné par la loi au titulaire
d’un brevet ou ses ayants cause est limité à vingt ans à compter de la date de
dépôt de la demande[31],
sans possibilité de renouvellement[32].
A l’expiration de ce délai, l’invention tombe dans le domaine public. La valeur
d’apport d’un brevet dépend donc de sa vie future : « un jour avant la fin
de ses 20 ans un brevet n’a pas plus de valeur..., c’est au début de sa vie,
une fois la délivrance est effectuée, que cette valeur est plus grande»[33].
Los d’une augmentation de capital, l’apport peut donner lieu à une prime d’apport[34].
La majoration frauduleuse d’apport en nature est sanctionnée[35].
e)
Formalisme
L’apport d’un droit de propriété industrielle doit être établi
par écrit. Ainsi, les règles de droit des sociétés commerciales et celles des
doits de propriété industrielle se rejoignent.
L’apport doit être publié selon les formes spécifiques
imposées par la loi régissant la propriété industrielle en cause. La publicité
légale issue du code des sociétés commerciales ne dispense pas de l’application
de la publicité spéciale de la propriété industrielle. La règle est affirmée
pour les brevets d’invention[36],
les marques de fabrique, de commerce et de services[37]
et les dessins et modèles[38].
En cas de fusion par absorption, la demande d’inscription sur
le registre national doit émaner de la société absorbante puisqu’une fois
dissoute la société absorbée n’a plus d’existence légale au jour de la demande
d’inscription de l’acte de transfert[39].
La publicité spéciale détermine, vis-à-vis des tiers, la qualité pour agir en
contrefaçon[40].
Les changements intervenus quant à la
situation de la société titulaire, notamment sa forme[41] ou sa dénomination, ne
sont pas soumis à la publicité spéciale[42].
B) Les conventions réglementées ayant
pour objet un droit de propriété industrielle
L’article 200 du code des sociétés commerciales, applicable
aux sociétés anonymes, soumet à un contrôle spécifique certaines conventions
sensibles soit en raison de la qualité du cocontractant soit en raison de son
objet même. Le contrôle s’exerce à la fois en amont et en aval de l’opération
envisagée. En effet, il faudra obtenir une autorisation préalable du conseil
d’administration, ou du conseil de surveillance, et soumettre à l’approbation
de l’assemblée générale ladite opération après qu’elle soit conclue. L’assemblée
générale délibère sur un rapport spécial du commissaire aux comptes. Seule
l’autorisation préalable du conseil d’administration est une condition de
validité de l’opération. Le contrôle a posteriori, exercé par
l’assemblée générale, entre dans le contexte de la reddition des comptes
auxquels sont tenus les dirigeants sociaux[43].
Il ne s’agit pas dans cette communication de faire l’étude
complète de l’article 200, mais de préciser s’il peut recevoir application
lorsque la société est partie à une convention mettant en cause une propriété
industrielle. On suivra la division empruntée par ce même article en
distinguant le cas où la société acquiert la propriété ou la jouissance d’une propriété
industrielle auprès d’un dirigeant social (conflit d’intérêts) et le cas où
elle dispose ou concède la jouissance d’un tel droit (importance de la
convention).
a)
Le conflit d’intérêts entre la
société et ses dirigeants sociaux
On peut distinguer trois
situations.
i- Acquisition d’une propriété industrielle auprès d’un dirigeant social
L’article
200 vise à prévenir les
conflits d’intérêts lorsqu’il
s’agit pour la
société de conclure un contrat avec l’un de ses dirigeants, un actionnaire personne
physique détenant une fraction de droits de vote supérieure à dix
pour cent ou une
société exerçant un contrôle sur elle ou
encore une société
ayant des dirigeants communs avec elle. La convention devrait être soumise à la procédure d’autorisation du conseil d’administration avec suppression du droit de vote de la personne intéressée. Ne sont cependant pas
soumises à autorisation « les opérations courantes conclues à des conditions normales ».
En présence
d’une opération portant sur la cession ou la concession d’une propriété industrielle appartenant aux personnes ci-dessus visées, il faut se demander si elle peut être qualifiée comme étant une opération courante pouvant échapper au contrôle du conseil d’administration si elle satisfait à la condition de normalité.
Dans un arrêt du 4 juin 2003[44], la Cour d'appel de Paris
avait répondu
positivement à propos d’une cession d’un brevet faite par un administrateur à la
société. « La société cessionnaire est mise en redressement judiciaire.
L'administrateur poursuit alors la nullité de la convention conclue entre
l'administrateur et la société au motif, notamment, que les dispositions de
l'article L. 225.38 C. Com n'ont pas été respectées ». La demande fut rejetée
au motif que les statuts de la société énoncent que l’objet social visait
notamment «l'exploitation de tous brevets, cession et concessions de licences,
marques et brevet ». Le caractère courant d’une opération est jugée à
l’aune de l’objet social. En dehors d’une précision statutaire, Il faudra vérifier le caractère habituel (répétitif) de l’opération[45].
Même si elle est courante, une cession ou une concession peut entrer dans le champ de l’article 200 du Code des sociétés commerciales, si elle
est faite à des conditions anormales.
ii- Enregistrement d’une propriété industrielle au nom de la société et de son dirigeant
Par ailleurs, Il a été estimé que le dépôt par une société d’un brevet en copropriété avec son administrateur est une opération réglementée
soumise à autorisation du conseil d’administration[46].
La solution peut a priori surprendre car il n’y a pas réellement un contrat ente la société et l’administrateur. Pour fonder la solution, on avance cette idée que « quand la société prend un engagement envers un
intéressé et que celui-ci accepte d’en recevoir l’objet, l’accord de volontés
existe et la réglementation s’applique. Il y a, dans ce cas, une soumission
d’un acte unilatéral au régime du contrat »[47].
iii- Auto-désignation du dirigeant comme titulaire de la
propriété industrielle
Les dirigeants doivent être attentifs au risque pénal
que représenterait le fait de s'arroger volontairement et de mauvaise foi l'invention d'un procédé de fabrication, propriété de la
personne morale[48].
La solution peut être étendue au dépôt de tout autre droit de propriété
industrielle. Les mêmes précautions doivent être observées même si le dépôt est
effectué non au profit des dirigeants sociaux personnellement, mais au profit
des sociétés dans lesquelles ces dirigeants ont des intérêts directs ou indirects
ou la société mère[49].
On termine par rappeler que l’invention faite par les
dirigeants ne doit pas être confondue avec l’invention des salariés[50].
b)
Cession par la société d’une
propriété industrielle
L’article 200 du code des sociétés commerciales soumet à l’autorisation
préalable du conseil d’administration, à l’approbation de l’assemblée générale
et à l’audit du commissaire aux comptes, « la cession des fonds de
commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins
qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ». Le
texte ne pose pas de difficulté d’interprétation lorsque la vente
ou la location a pour objet
l’intégralité du
fonds de commerce. L’autorisation du conseil d’administration est nécessaire à moins qu’il ne s’agisse d’une opération mettant en cause l’objet même
de la société, auquel cas il faut requérir l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire.
C’est
parce qu’il vise la vente ou la location de l’un des éléments du fonds de commerce que l’article 200 pose une
difficulté. Une interprétation littérale du texte conduit à élargir excessivement le contrôle du conseil d’administration. A note sens, une réponse nuancée s’impose. Elle est
fondée sur une interprétation téléologique du texte qui semble vouloir distinguer
selon l’importance de l’élément cédé par rapport au fonds du commerce[51].
Lorsqu’il s’agit de céder ou de concéder un droit de propriété industrielle qui
est d’importance pour le ralliement de la clientèle, il faudra recourir à
l’autorisation du conseil d’administration. La solution est évidente pour les
marques[52].
Elle l’est aussi pour les brevets, sauf s’ils sont centrés sur une activité
secondaire du fonds de commerce.
II-
Conflits des
droits
de propriété industrielle
La société peut dans l’exercice de ses activités entrer en
conflit avec des tiers qui prétendent avoir des droits de propriété
industrielle. On examinera le conflit classique mettant en jeu le nom d’une
société par rapport à une marque (A) et les conflits résultant des
atteintes par la société au monopole des tiers sur leurs droits de propriété
industrielle (B).
A)
Les rapports entre nom social et
marque
La société, personne morale, doit avoir un nom qui permet de
l’individualiser des autres sociétés. Une société de personnes est désignée par
une raison sociale, tirée du nom des associés[53],
alors qu’une société anonyme est désignée par une dénomination sociale suivie
ou précédée de l’indication de sa forme. La société à responsabilité limitée a
une dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés,
suivie ou précédée en tout cas de l’indication de la forme de la société.
La dénomination sociale ne doit être ni identique ni
semblable à la dénomination de toutes autres sociétés existantes. La société
qui aura pris une immatriculation au registre du commerce avant une autre peut,
en cas d’usurpation par une autre société, exercer une action en concurrence
déloyale, pour faire cesser le trouble dont elle est victime[54].
Le nom social est un signe qui permet d’identifier la
personne morale sur la scène juridique[55] qu’il
ne faut pas confondre avec les autres signes distinctifs utilisés dans la
pratique des affaires, tels que le nom commercial, l’enseigne et la marque. On
traitera dans les développements suivants
les rapports ente le nom d’une société et une
marque. On peut se retrouver devant trois situations.
a) Usage identique par
la même personne d’un signe
distinctif pour
désigner son nom et ses produits
De plus en plus, les sociétés emploient le même signe
distinctif pour s’auto-désigner et pour désigner leurs produits et services. Les règles du droit des
sociétés et celles des marques ne s’opposent pas à cette dualité des fonctions.
Les entreprises y trouvent un intérêt économique certain. Le nom de la société
devient lui-même une marque. La mise en place d’une « marque-ombrelle »,
observe un auteur, permet des économies non négligeables. L’entreprise assure
une cohésion de ses programmes de communication et surmonte les contraintes de
la saturation du langage spécifique que représentent les noms de marques[56].
b)
Un signe distinctif d’une marque est simplement utilisé par le titulaire comme nom de société
Le nom d’une société s’acquiert par son usage dans les statuts publiés. Lorsqu’une société change de nom, le signe ancien tombe dans
le domaine public et devient disponible.
La marque s’acquiert par son enregistrement[57]
et la protection conférée par la loi au
titulaire est limitée dans le temps, mais susceptible de renouvellement pour des périodes de dix ans et d’une manière indéfinie. Il arrive cependant qu’elle disparaisse à la suite d’une action en déchéance exercée par un tiers intéressé. La déchéance est encourue lorsque le titulaire, sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans, n’en a pas fait
un usage sérieux pou l’un au moins des produits ou services visés dans l’enregistrement[58].
La question est de savoir si la société
peut repousser l’action en déchéance en se prévalant de l’usage du signe distinctif comme nom d’une
société. A priori une réponse négative s’impose. En effet
au sens de l’article 34 de la loi du 17 avril 2001, sont considérés comme un usage sérieux : « a) L’apposition de la marque sur les produits, ou sur leur conditionnement en vue de leur commercialisation ; b) l’usage de la
marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et
c) l’usage de la marque fait avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ».
Comme l’on peut constater, le texte ne prévoit pas comme un usage sérieux de la marque son emploi comme nom d’une société.
On peut légitimement douter de la pertinence d’une telle solution si l’on sait que les usages sérieux cités par l’article 34 sont
donnés à titre indicatif, par l’emploi de l’adverbe « notamment ». En réalité, l’usage de la marque comme nom
d’une société est insuffisant pour repousser une action en déchéance. Il faut, en effet, prendre en considération la fonction de la marque qui est de
distinguer les produits ou les services d’une entreprise. L’usage sérieux et celui qui a une relation avec des
produits ou des services. L’utilisation d’un signe
comme nom commercial ou comme enseigne, c’est-à-dire
non en relation avec des produits ou des services, ne remplit pas les conditions de l’usage nécessaire.
L’usage nécessaire doit être public. L’usage d’une marque à l’intérieur d’un groupe de sociétés peut remplir les conditions
de l’usage nécessaire si cet usage est fait dans le cadre
d’une transaction commerciale normale[59].
c) Conflit ente deux personnes différentes sur l’usage d’un même signe comme nom
d’une société et comme marque
pour désigner des produits ou services
Souvent, des conflits s’élèvent ente une société et un propriétaire d’une marque quant au choix du même signe distinctif. Ou bien c’est
la société qui s’oppose à l’emploi de son nom social par un tiers pour désigner un produit ou un service, ou bien c’est le titulaire d’une marque qui s’oppose à l’emploi par la société du même signe ou d’un signe similaire pour désigner sa personne.
La loi du 17 avril 2001 donne une solution à ce
conflit. Elle énonce d’une part à l’article 5, qu’il ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment, « une
dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l’esprit du
public ». Elle énonce d’autre part à l’article 25, que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou
d’un signe similaire comme dénomination sociale,
nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit
antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».
Il découle de ces deux
textes que la clé de solution du conflit ente le nom d’une société et une marque résulte d’un premier critère celui de l’antériorité et d’un
deuxième critère celui d’une hiérarchie favorable à la marque.
Si le nom d’une société est d’un usage antérieur à la marque, le signe ne devient indisponible comme marque que s’il est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public[60].
La protection d’une dénomination sociale ne s’applique que dans
les lieux où cette dénomination est utilisée. En effet, des actes accomplis
dans des lieux où elle n’est pas connue ne sauraient créer un risque de
confusion préjudiciable à la personne morale qu’elle désigne[61].
En revanche, si le signe de la marque est antérieur, il ne peut être utilisé comme nom d’une société. Il y a une
indisponibilité totale du signe comme nom de société[62].
Il ne peut y avoir d’exception à cette indisponibilité
que pour une société de personnes ou une société à responsabilité limitée qui, de bonne foi, emploie le nom patronymique d’un associé à titre de nom social. Ainsi, il a été jugé qu’il n’y a pas de mauvaise
foi, et donc n’est pas constitutive de contrefaçon de marque, la mise en exergue de son patronyme dans la dénomination sociale de son entreprise par une personne qui exerce, en qualité de gérant, des
fonctions de contrôle et de direction et s’identifie ainsi à son entreprise[63].
B)
L’atteinte par
une société aux propriétés industrielles des tiers
Le titulaire d’une propriété industrielle a un monopole d’exploitation sur son droit. L’exploitation peut être directe ou indirecte au moyen d’une licence. Par là, la loi interdit aux tiers de porter atteinte à ce monopole
sous peine d’engager leur responsabilité civile et pénale.
En cas d’une contrefaçon commise par une société, la responsabilité civile de la société est
engagée dans les mêmes conditions qu’une personne physique. Ce
sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
Il est bien évident que ce n’est pas de cette responsabilité qu’on va traiter. Nous proposons de pousser l’examen plus loin pour tenir compte des règles spécifiques du droit des
sociétés. Dans quelle mesure la victime
peut agir contre le dirigeant de la société contrefaisante pour demander qu’il
soit condamné solidairement avec elle (a) ? Par ailleurs, dans un groupe de sociétés lorsque la contrefaçon est l’œuvre d’une
société placée sous le contrôle de droit ou de fait d’une autre
société, celle-ci peut-elle engager sa responsabilité solidaire
avec la société contrefaisante (b) ?
a)
L’action contre le dirigeant de la société
contrefaisante
L’action des tiers contre
le dirigeant d’une société heurte en principe l’écran de la personnalité
juridique de la société. Dans la mesure où il est mandataire de la société, il
n’engage pas son patrimoine personnel mais le patrimoine social.
La jurisprudence française accepte d’engager la
responsabilité du dirigeant sur le fondement de la faute détachable des
fonctions[64].
Elle est seule susceptible d’engager la responsabilité des dirigeants à l’égard
des tiers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation française[65] a posé comme principe
qu’en commettant une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle,
séparable comme telle de ses fonctions, le gérant d’une société engage sa
responsabilité civile à l’égard des tiers[66]. Dans cette espèce, le
gérant n’avait pas souscrit l’assurance obligatoire couvrant la garantie d’un
chantier réalisé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation applique ce
même principe[67].
La théorie de la faute détachable a reçu application en
matière de contrefaçon. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation
française, la société Shell a donné en location-gérance une
station-service à une société. Un désaccord est né entre les parties après que
le locataire-gérant eut vainement demandé à
Shell de l'indemniser des pertes d'exploitation subies du fait d'une réduction
de la clientèle. En réponse,
la société Shell reproche notamment aux cogérants de la preneuse d'avoir masqué les
couleurs, le logo et la marque Shell pour vendre des carburants d'une autre
provenance et d'avoir refusé de restituer les lieux à l'expiration du contrat
malgré une décision de justice exécutoire par provision. Elle agit pour que les
cogérants
soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts. Les juges de fond lui
donnent raison. En
se pourvoyant en
cassation, les cogérants reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l'existence
d'une faute personnelle extérieure à leur activité de gérant. La Cour de
cassation approuve
l'arrêt d’appel qui relève qu'en masquant les couleurs, le logo et la marque Shell, en les
remplaçant, tant sur la station que sur le tracé de l'autoroute, par l'image
d'un kangourou et en commençant à distribuer du carburant acheté sur le marché
libre pour leur propre compte, les cogérants se
sont résolument placés hors la loi du contrat et se sont purement et simplement
approprié le fonds de commerce de la société Shell. En l'état de ces
constatations, d'où il résulte que lés cogérants n'ayant pas agi en qualité de gérants de la preneuse, les fautes
commises par eux étaient séparables de
leurs fonctions sociales[68].
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation française, estime que la
responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être
retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque
le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière
gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il en est
ainsi lorsque le dirigeant participe de façon active et personnelle aux actes
de contrefaçon dont il revendique la qualité d'initiateur. En commettant
intentionnellement des actes de contrefaçon, le gérant commet une faute
séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité[69].
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation rappelle le
même principe. Le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une
particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions
sociales, engage sa responsabilité personnelle. Ainsi la cour d'appel, relevant
que M. X... avait, en qualité de gérant, signé trois contrats de sous-licence,
alors qu'il savait que les brevets correspondants, pour lesquels il avait
personnellement déposé une demande en son nom, n'avaient été, ni délivrés, ni
publiés, a pu en déduire qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle[70].
b)
La
responsabilité au sein d’un groupe de sociétés
Dans un groupe de
sociétés, chaque société a sa propre personnalité juridique distincte.
L’apparition du groupe de sociétés ne donne pas naissance à une personnalité nouvelle
de sorte que les créanciers continuent à exercer leur droit au paiement contre
les sociétés avec lesquelles ils ont contracté. A cette solution de principe,
le droit du groupe de sociétés apporte deux séries d’exceptions selon qu’il
s’agit de poursuites
individuelles (i) ou de poursuites collectives (ii).
i- Les
poursuites individuelles
S’agissant des poursuites
individuelles, l’article
476 du code des sociétés commerciales prévoit qu’un créancier « peut
réclamer à une autre société appartenant au même groupe ou aux deux sociétés
solidairement lorsque la société mère ou l’une des sociétés appartenant
au groupe s’est sciemment immiscée dans l’activité de la société dans ses
rapports avec les tiers ». Une société mère qui s’immisce dans les
activités de la filiale se comporte comme un dirigeant de fait. Le plus
souvent, l’immixtion est destinée à imposer à la filiale l’accomplissement d’un
acte ou d’un fait dans l’intérêt de la mère d’où donc cette règle de solidarité
de la mère et de la filiale.
Cette exception a été
appliquée à propos
d’opérations
juridiques
mettant en cause des droits de propriété
industrielle.
La Cour d’appel de Paris
en date du 9 juillet 1969 a déclaré
aussi bien M. X et M Y que deux sociétés solidairement responsables pour contrefaçon. La Cour constate qu’outre
les fonctions de direction exercées par
X... dans les
deux sociétés et la subordination dans laquelle Y... se trouvait à leur égard, les prévenus ont agi dans l’intérêt commun des sociétés qui bien, que
juridiquement et fiscalement distinctes,
ne forment en réalité qu’une même entreprise ente les mains DE X. Les marchandises vendues sous l’enseigne
litigieuse, l’ont été au profit de la société RENEE FARELL et comprenant exclusivement des articles déclassés par cette société, dont l’arrêt souligne la prédominance bien qu’elle ait fait
vainement de l’existence propre de la société RF JUNIOR. En réponse au pourvoi, la Cour de cassation estime que, ces
constatations caractérisent le lien de préposition ayant uni dans la réalisation du dommage les auteurs des délits réprimés et la société demanderesse[71].
ii- Les poursuites collectives
Une société commerciale
peut faire l’objet d’une procédure collective en cas de cessation de paiements.
Il peut s’agir d’une procédure de règlement judiciaire, soumise à la loi
n°95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques[72]
ou d’une procédure de faillite, en application de l’article 445 du code de
commerce. En principe, de telles procédures ne peuvent avoir d’effet contre les
autres sociétés appartenant au groupe en raison de l’autonomie patrimoniale de
chaque société. Mais à titre exceptionnel, l’alinéa 1er de l’article
478 du code des sociétés commerciales prévoit quatre causes d’extension de ces
procédures aux autres sociétés du groupe : il s’agit de la confusion de
patrimoines, de l’escroquerie, de l’abus de biens de la société faisant l’objet
de redressement judiciaire ou de déclaration de faillite et de la fictivité de
la société débitrice[73].
Les tribunaux français ont
décidé, dans certaines espèces, l’extension d’une procédure collective à des
sociétés appartenant à un groupe en raison d’abus mettant en cause des droits de propriété industrielle. Nous
citons quelques cas à titre d’illustration :
Ainsi dans un arrêt en date
du 30 novembre 2011[74],
la Cour de cassation française relève que, par motifs propres et adoptés, la
cour d'appel a constaté qu'il existait entre les sociétés composant le groupe
Jungheinrich une unité de direction sous la conduite de la société Jungheinrich
AG, que les décisions prises par cette dernière avaient privé la société MIC de
toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de
la société mère du groupe, que celle-ci avait repris tous les brevets, marques et modèles de la société MIC et bénéficié de
licences d'exploitation, que les choix stratégiques et de gestion de la
société d'Argentan étaient décidés par la société Jungheinrich AG, laquelle
assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait
imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et
en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société MIC ; que le
dirigeant de la société MIC ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était
entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au
seul profit de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait ainsi, entre
la société MIC et la société Jungheinrich une confusion d'activités, d'intérêts
et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la
gestion de la société MIC et dans la direction de son personnel.
Dans une autre affaire[75],
la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a constaté une confusion de patrimoines. Il s’agit d’une société, qui exploitait à
l'origine la licence des marques
"Contrex" et "Contrexéville" et qui avait fait apport de
cette licence à la société LPN dont elle détenait la moitié du capital. La
société apporteuse avait reçu de la société bénéficiaire mission de
distribuer les produits "Contrex" dans tous les points de vente
moyennant une prestation fixe sur chaque unité vendue et de procéder à la
facturation de ces produits avec, pour contrepartie, l'établissement de
factures de régularisation, qu'il résultait, en particulier du rapport de la
Fiduciaire continentale de Paris, qu'entre la date de l'apport de la licence et
le 30 avril 1991, la société avait assuré le paiement des achats de matières
premières et d'emballages pour la fabrication des produits "Contrex"
qu'elle avait facturés en son nom, sans indication du fait qu'elle faisait ces
ventes pour le compte de la société LPN, et encore qu'elle avait mis à la
disposition de celle-ci l'ensemble de son personnel et avait tenu l'ensemble de
la comptabilité de ladite société. La cour d'appel, retenant que l'activité
ainsi développée, qui ne peut s'analyser en une seule mise à disposition de
moyens techniques et administratifs, démontre que la société a dépassé le rôle
que lui attribuaient les accords passés, qu'elle ne rapporte pas la preuve que
M. E... n'avait pas sollicité les autorisations des conseils d'administration
pour assurer les prestations et facturations, a souverainement considéré que
celle-ci avait continué à gérer, en toute indépendance, la branche d'activité
pourtant transférée à la société LPN.
La société CICA dont PERL a été le gérant jusqu’au 1e
septembre 1958, a été déclarée en faillite. Par jugement du 30 novembre 1959, cette faillite a été déclarée commune à PERL
et la société PERLE PLASTONE, société à responsabilité limitée également gérée par PERL. En ce qui
concerne la société PERLE PLASTON, la cour d’appel constate
que cette société avait en 1954, donné en sous-location à la société CICA divers
bureaux et qu’elle a ensuite résilié le contrat sans que cette résiliation ait donné lieu au paiement d’une indemnité
d’éviction ni d’une quelconque contrepartie au profit de la société CICA. En ce qui concerne, la SOCIETE
PERLE PLASTONE, celle-ci a exploité une maque de fabrique BOLENE déposée
par la société CICA et restée inscrite au nom de cette dernière société sur les registres de l’institut national de la propriété industrielle, faisant
ainsi usage des biens de la société CICA comme des siens propres et des actes
de commerce dans son intérêt personnel et aux yeux des tiers sous le couvet
de la société CICA[76].
Une Cour d’appel peut déclarer commune la faillite de deux
sociétés anonymes à leurs présidents directeurs généraux dès lors qu’après avoir souligné que ceux-ci possédaient la presque totalité des actions et pouvaient vraisemblablement disposer du reste, l’arrêt a constaté qu’à la faveur de cette situation ils ont accepté au nom des sociétés des
traites tirées sur celles-ci pour des emprunts personnels, qu’ils ont fait régler par les sociétés des dettes personnelles, qu’ils se sont alloués d’importantes gratifications sans avis du conseil
d’administration et ont déposé à leurs noms des brevets établis par les techniciens
de l’entreprise, et ensuite revendu aux
sociétés, et enfin ils ont loué à ces dernières leurs châteaux, tout en continuant à les habiter, et à des conditions anormalement profitables mais très onéreuses pour les preneurs. Ces
constatations ont permis à la cour de considérer qu’ils ont, grâce à une confusion voulue ente leur patrimoine et celui des sociétés disposé
des biens sociaux comme de leurs propres choses[77].
Avril 2012
[1]
Fredéric Pollaud-Dualin, Droit de
la propriété industrielle, Montchrestien 1999, Paris, n°44, p. 19.
[2]
En raison de la pauvreté de la jurisprudence tunisienne accessible, nous
illustrerons nos développements par des espèces tirées de la jurisprudence
française. Les arrêts sont en consultation sur le site de Légifrance.
[3] Yves
Reinhard, L’apport des droits de propriété industrielle, Mélanges Chavane, p. 297.
[4] Art. 100 al. 2 du Code des sociétés
commerciales.
[5] Art. 173 et 181 du Code des sociétés
commerciales.
[6]
Art. 319 du Code des sociétés commerciales.
[7] Art. 6 al. 2 du Code des sociétés
commerciales.
[8] Art. 6 al. 3 du Code des sociétés
commerciales.
[9] Art. 55 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux
brevets d’invention ; art. 32 de la loi n°2001-36 du 16 avril 2001, relative à la protection des marques de fabriques, de commerce et de services ; art. 3 de la loi n°2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles
industriels.
[10] Joël
Monnet, Théorie des apports, - Apport d'un fonds de commerce – Effets,
J-Class. Sociétés, Fasc. 10-40, 1e mars 2001, n°11. Un associé ayant
apporté son fonds de commerce à une société ne peut ultérieurement déposer la
marque à titre personnel.
[11]
Jacques de Werra, Les pièges de la
due diligence en matière de propriété intellectuelle et de technologie,
http://archive-ouverte.unige.ch/downloader/vital/pdf/tmp/k442kp9n1t8bk9hkaheaiavok3/out.pdf.
[12] Les parties peuvent expressément
exclure de l’apport les marques. Voir, Cass. com., 29 novembre 1994,
pourvoi n°92-19057, non publié au bulletin.
[13] Gautier
Duflos et Etienne Pfitzer,
Les déterminants des fusions acquisitions, le cas de l’industrie
pharmaceutique, Revue économique, vol. 58, n°3, mai 2007, 577. « Les
fusions-acquisition dans les industries de haute technologie (électronique,
l’équipement informatique, les télécommunications, la bio-pharmaceutique, la
chimie ou encore les équipements de transport…) ont suscité plusieurs
investigations empiriques qui tentent d’appréhender les déterminants
individuels de ces opérations afin d’en cerner les motivations. L’un des
principaux déterminants supposés résiderait dans les faibles capacités à
innover des firmes acquéreuses. Les opérations sont, selon certaines hypothèses
explicatives, destinées à compenser un retard d’innovation. L’auteur de
l’article estime qu’aucune preuve n’est apportée que le portefeuille de brevets
des sociétés acquéreuses soit mois riche, ou d’une qualité inférieure à celui
des non-acquéreurs ».
[14] Sur une difficulté d’interprétation
de la convention en cas d’apport partiel d’actif, voir Cass. Com., 26 février
2008, pourvoi n°05-16071, non publié au bulletin. Dans cette espèce, l’acte
d’apport prévoyait que la branche cédée comprenait les droits de propriété
industrielle, ainsi que les marques relatives à cette branche, mais cette
formule générale était suivie d’une clause spéciale renvoyant pour la liste des
droits, à une annexe. La Cour relève que l’annexe au contrat propre à la
société Tonalis ne contenait aucune liste, tandis que celui consenti à la
société Samas comportait la liste complète des marques détenues par le cédant,
y compris les marques “SAMAS” pour quatre classes de produits, notamment les
tonnes à lisier. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a retenu que
cette convention excluait toute cession de la marque “SAMAS” à la société
Tonalis.
[15] La jurisprudence rendue en matière de
vente de fonds de commerce considère qu’en cas de silence du contrat sur les
éléments, qui en plus de la clientèle, sont susceptibles de faire l’objet du
contrat, il faut chercher qu’elle était l’intention des parties. Il est posé
comme présomption qu’à défaut de stipulation contraire, les droits de propriété
industrielle sont compris dans la vente. Olivier
Barret, Les contrats portant sur le fonds de commerce, L.G.D.J – Delta
2001, n°116, pp. 68-69. La solution est transposée en cas d’apport en
société : Cass. Com., 24 mars 1980, Bull. civ. IV, n° 142.
[16] Certains auteurs (André Bertrand, La propriété
industrielle Livre II, marques et brevets, dessins et modèles, Delmas, éd.
Belfond, Paris 1995, n°30.21) relèvent des décisions contraires et recommandent
la prudence dans la rédaction des actes. En pratique, le défaut de mention des
noms des marques dans les conventions d'apports, ou dans les traités de fusion
a posé un problème au niveau de l'INNORPI. Interrogé sur les solutions pour
surmonter le problème d'enregistrement des marques au nom du bénéficiaire de
l'apport ou de la société absorbante, un praticien m’affirme avoir convenu avec
l'INNORPI, qu'à l'occasion du renouvellement de la marque, il sera établi un
acte signé par les sociétés concernées aux termes duquel, elles reconnaissent
le transfert des marques au bénéficiaire sur la base de l'apport déjà effectué.
Comme l’on peut constater cette solution n’est pas satisfaisante, car elle
retarde l’accomplissement des formalités de publicité légale et présente un
risque pour les sociétés bénéficiaires de l’apport.
[17] Cass. com., 30 novembre 1981,
pourvoi n°80-14584, Bull. 1981 n° 413. Voir, art. 33 de la loi n°2000-84 du 24
août 2000, relative aux brevets d’invention.
[18]
Art. 97 du Code des sociétés commerciales pour les sociétés à responsabilité
limitée. Art. 166 et 306 du même code pour les sociétés anonymes.
[19]
Art. 173 al. 2 du Code des sociétés commerciales.
[20] Christian
Le Bas, Jean-Claude Dupuis
et Soley Lawson, Le brevet comme
actif quasi-financier, Revue d’économie industrielle, n°134, 2e
trim. 2011, .p. 169 : « De grandes firmes multinationales ont
délibérément placé les actifs de propriété intellectuelle et la gestion des
licences au centre de leur stratégie, avec en corollaire la cession d’une
partie de leur actifs industriels. C’est le cas de Thomson et d’IBM. De ce fait,
des maisons de ventes aux enchères mettent en vente des portefeuilles de
brevets ».
[21]
Mais un brevet peut n’avoir qu'une valeur
"défensive" contre la concurrence.
[22] At. 62 de la loi n°2000-84 du 24
août 2000, relative aux brevets d’invention.
[23] Art. 59 du Code des droits réels.
[24] Art. 64 al. 1 de la loi n°2000-84 du
24 août 2000, relative aux brevets d’invention.
[25] Art. 64 al. 2 de la loi n°2000-84 du
24 août 2000, relative aux brevets d’invention.
[26] Y. Plasseraud, M. Dehaut et C. Plasseraud, Marques, création,
valorisation, protection, Dossiers pratiques Francis Lefebvre, éd. Francis
Lefebvre, 1994, n°1756, p. 167.
[27] Pour un exposé succinct des méthodes
d’évaluation, voir Dominique Bretagne-Jaeger et Stéphane Lynde, L’intégration de la propriété intellectuelle au sein d’une joint-venture, LPA 18 juillet 2003, n°143, p. 4.
[28] Le juge fiscal consacre cette même règle. Voir CE, n° 57754, 12 janvier 1990. : « La valeur d'un brevet
lors de son acquisition, qui dépend des profits que l'acquéreur du brevet peut escompter de l'exploitation de celui-ci, ne
peut être déterminée rétrospectivement en se fondant, comme l'a fait
l'administration, sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la société ». Inédit au recueil Lebon.
[29]
Un praticien opérant dans un groupe de sociétés nous confie qu’il rencontre des
problèmes dans l’évaluation de la valeur à attribuer aux marques qui seront
transférées à la société bénéficiaire à l'occasion de l'apport du fonds de
commerce. Il me dit que nous n'avons pas pu déterminer cette valeur pour
plusieurs raisons. D’une part, l'apport peut comprendre un grand nombre de
marques qui n'ont pas la même importance. D’autre part, l'inexistence d'une
méthode connue ou reconnue pour l'évaluation.
[30]
Art. 417 du Code des sociétés
commerciales.
[31] Art. 36 de la loi n°2000-84 du 24
août 2000, relative aux brevets d’invention.
[32] Encore qu’il faut préciser que le
titulaire doit verser une redevance annuelle pour le maintien en vigueur du
brevet. Faute de paiement, le brevet tombe définitivement dans le domaine
public. Art. 52 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets
d’invention.
[33] Christian
Le Bas, Jean-Claude Dupuis
et Soley Lawson, art. op. cit., p.
205.
[34] Cass. com., 30 avril 2007, n°06-13930,
note Dominique Vidal, Bulletin
Joly Sociétés, 1 novembre 2007 n° 11, p. 1239.
[35] Art. 186 du Code des sociétés
commerciales pour la société anonyme. Art. 146 du même code pour la société à
responsabilité limitée. Cass. crim., 5 novembre 2008, pourvoi n°08-80587, non
publié au bulletin. Il s’agit dans cette espèce, d’un apporteur en nature
d’un brevet qui fait attribuer à son apport une valeur supérieure à sa valeur
réelle en apportant une licence d’exploitation dont il n’était pas titulaire
des droits pour la France.
[36] Art. 68 al. 5 de la loi n°2000-84 du
24 août 2000, relative aux brevets d’invention.
[37] Art. 26 de la loi n°2001-36 du 17
avril 2001, relative à la protection des maques de fabrique, de commerce et de
services.
[38] Art. 11 al. 3 de la loi n°2001-21 du
6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels.
[39] CA Paris, 19 décembre 2007 n° de RG:
05/8391, ayant considéré la publication au registre national des brevets de
l’acte de transfert effectué par un mandataire spécial agissant au nom de la
société absorbée, est irrégulière et ne rend pas la cession opposable aux
tiers. Par voie de conséquence, la Cour annule les opérations de saisie
contrefaçon pratiquées, par une personne dépourvue du droit d’agir.
[40] Cass. com., 19 novembre 2002 J.C.P.
éd. E., 2003, n°21, p. 808 : « Statuant sur l'action en contrefaçon
de la marque semi-figurative, dirigée contre la société absorbante et ayant
retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les faits
incriminés étaient antérieurs à la publication au BOPI de la demande
d'enregistrement de la marque, et qu'aucun acte ultérieur n'était démontré à
l'encontre de la société absorbante, la cour d'appel a pu déclarer l'action
irrecevable ».
[41] Pouillet,
Eugène, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la
contrefaçon, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence Marchal et
Billard, Paris 1889, p. 295.
[42] Cass. com., 11 mars 2003, pourvoi
n°02-13680, Bull. 2003, IV, n°43.
[43] Dans les sociétés à responsabilité limitée, il n’y a qu’un
contrôle a posteriori de l’opération. Il s’étend, en vertu de l’article 115 du code des sociétés commerciales, « à toute convention intervenue directement ou
par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi
qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté
à l'assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes
s'il en existe un ». Le texte est général, il ne distingue pas selon que
l’opération soit courante et passées à des conditions normales ou non. Il n’y a
donc pas intérêt à étudier le cas spécifique des opérations portant sur une
propriété industrielle. On note toutefois que la désapprobation de la convention est sans
effet sur sa validité.
[44] Obs. Y.
Guyon, Revue des sociétés 2003, p. 931.
[45]
La modification d’une convention précédemment approuvée s’analyse en une
opération courante, voir Cass. com., 21 avril 1977
pourvoi n°75-12918 Bull. n°105, p. 90.
[46] CA Paris, 9 mai 1961, cité par Mémento
Francis Lefebvre, Sociétés commerciales
2002, n°8374, p. 482.
[47] Saba
K. Zreik, Conventions réglementées et intérêt social en droit comparé
(Liban – France – USA), thèse, Université Panthéon – Assas (Paris II) et
Université St-Joseph (Beyrouth), p. 79.
[48]
Cass. crim., 12 janvier 2005, pourvoi n°04-83991, non
publié au bulletin.
[49] Laurence Joly, Pratique du
management de la PI, Décembre 2007, p. 4 : « Dans un groupe de
sociétés la question de la titularité des droits de propriété industrielle se
pose sous un autre angle. Il a été constaté en pratique qu’en matière de
brevets que la plupart des brevets sont déposés au nom de la société mère. Peu
d’entreprises de recherches ont créé des filiales spécialisées dans la gestion
du portefeuille brevets. Le choix du titulaire du brevet est lié au financement
de la R&D, mais les critères de choix peuvent être multiples. Il peut être
motivé par un souci d’optimisation fiscale, de simplicité de gestion de
portefeuilles ou encore une volonté de pouvoir attaquer en contrefaçon ».
Observatoire de la Propriété intellectuelle.
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/fonction_brevets.pdf
[50]
Cass. com., 21 juin 1988, pourvoi n° 86-19166, Bull.
1988, IV, n° 214, p. 147. A comparer avec Cass. com., 18 juin 1979,
pourvoi n°77-14697, Bulletin. n°200 : « La Cour
d'appel qui énonce d'une part que les découvertes du dirigeant
d'une société résultent de son aptitude intellectuelle et que s'il a le devoir
de faire prospérer son entreprise, il n'a pas l'obligation de consacrer ses
efforts à une activité inventive et d'autre part que les inventions,
conformes à l'objet social de la société, ont été réalisées avec le concours du
personnel de celle-ci et à ses frais, peut en déduire que les inventions sont mixtes et appartiennent indivisément à la
société et à son dirigeant ».
[51] G.
Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, T. 1, 13e
éd. 1989, L.G.D.J, p. 434. Ces auteurs se posent la question de savoir s’il n’y
a pas un élément essentiel du fonds de commerce dont la réserve ou la cession
aurait pour effet de faire considérer que le fonds n’a pas été ou a été cédé.
[52] Certaines marques sont détachées des
produits qu’elles désignent. Leur cession isolée constitue en un sens une
cession du fonds de commerce. Inversement en cas de scission partielle par
apport partiel d’une branche d’activité, le fait de ne pas faire comprendre dans
l’apport la marque sous laquelle les produits de la branche sont commercialisés
est de nature à disqualifier l’opération. Voir Cass. com., 13 mai 1980, pourvoi
n°78-15666, Bull. 1980, n° 200.
[53] On admet qu’il y a cession implicite
du nom patronymique à la société par le seul fait de la signature
des statuts comportant indication du nom. Cass. com., 27 février 1990,
pourvoi n° 88-19194, Bulletin 1990, IV, n° 58 p. 38.
[54]
Art. 92 du Code des obligations et des
contrats.
[55] Les actes de procédure, les
engagements unilatéraux, les contrats et les conventions doivent porter
l’indication du nom de la société. La jurisprudence observe une certaine
tolérance en acceptant qu’une société soit citée dans un acte de procédure par
son nom commercial en ce sens : Cass. civ., 24 mai 2007, pourvoi n°06-12454,
Bull. 2007, II, n°129 ; Cass. com., 11 févier 2003, pourvoi n° 00-15149,
Bull. 2003 IV, n°17 ; Cass. civ., n°64019, du 15 juin 1998, Bulletin des arrêts
de la Cour de cassation tunisienne, partie civile, I, 1998, p. 255.
[56] Eric
Delattre, Le changement de nom des entreprises : évaluation
quantitative et typologie, Revue française de marketing, Janv. 2001 n°181, p.
41 et s.
[57] Art. 6 de la loi n°2001-36 du 17
avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de
services.
[58] Art. 34 de la loi n°2001-36 du 17
avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de
services.
[59] Association internationale pour la
protection de la propriété industrielle, Annuaire
1988/Il, p. 22. https://www.aippi.org/download/yearbooks/Annuaire%201988_II.pdf
[60] Cass. com., 4 juillet 2006, pourvoi
n°03-13728, Bull. 2006 IV, n°165. Mais si la société a employé le nom
patronymique d’une personne notoirement connue sur l’ensemble du territoire
national sur son autorisation, cette autorisation est d’interprétation stricte.
Elle ne permet pas de le déposer à titre de marque pour désigner les produits
ou services de ladite société : Cass. com., 24 juin 2008, pourvoi
n°7-10756 7-12115, Bull. 2008, IV, n°129 ; à rapprocher Cass. com., 6 mai
2003 pourvoi n°00-18192, Bull. 2003, IV, n°69 ; J.C.P. éd. E 2008, n°49, 2466,
Commentaire Claude-Albéric Maetz.
[61] Cass. com., 29 juin 1999, pourvoi
n°97-11940, Bull. IV, n°144.
[62] Cass. com., 14 nov. 2006, pourvoi
n°04-11344, Bull. 2006, IV, n°246.
[63] Cass. com., 21 juin 2011,
pourvoi n°10-23262 ; en sens contraire, Cass. com., 15 juin 1993,
pourvoi n°91-16925, Bull. 1993, IV, n°252 ; Cass. com., 12 novembre 1992, pourvoi n°90-22079 : « l'usage
du nom patronymique dans la dénomination sociale n'est pas illicite si cet
usage est exclusif de fraude... La Cour d’appel retient que Mlle D... dirige
personnellement l'entreprise à laquelle elle s'identifie et a, en faisant
précéder son nom de son prénom et en choisissant un graphisme différent de
celui de la marque, évité de créer une confusion
dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits résultant de
l'activité qu'elle exerce au sein de son entreprise et ceux couverts par la marque ».
[64] Cass. Com., 20 mai 2003, R.T.D.Com
2003, p. 741, note Claude Champaud et Didier Danet. Ces auteurs citent
cependant une longue liste d’arrêts négatifs ayant refusé de reconnaître le
caractère détachable de certaines fautes caractérisées commises par les
dirigeants sociaux. En ce sens, Cass. com., 20 oct. 1998 J.C.P. éd. G., 1998,
n°49, IV, p. 3373 ; Com. 20 oct. 1998, D.1999, p.639, note M.-H. De Laender, Rev. sociétés 1999,
p.111, note B. Saintourens, p.
142, note Bruno Petit, D. aff.
1999 p. 41, note V. A.-R., JCP 1998, éd. E. p.2026, note A. Couret. Cette espèce concerne le cas
d’un directeur général d'une société qui a commis une faute en ne vérifiant pas
qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la
société. Il a été estimé que cette faute n'était pas séparable de ses fonctions
de directeur général et qu'il n'était pas ainsi établi que sa responsabilité
personnelle était engagée. Claude
Champaud et Didier Danet, précités, finissent par remarquer que la
jurisprudence est en la matière purement casuistique.
[65]
Cass. com., 28 sept. 2010, Bull. 2010, IV, n°146.
[66] L’arrêt de la chambre commerciale
paraît être un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de cette
chambre (Cass. com., 13 déc. 2005 pourvoi n° 04-11020, non publié au
bulletin ; Cass. com., 4 janv. 2006, Bull 2006, III, n°7).
[67] Cass. crim., 26 janv. 2010 pourvoi n°09-81864,
non publié au bulletin.
[69] Cass. com., 7 juillet 2004,
pourvoi n°02-17729, non publié au bulletin.
[70]
Cass. com., 26 février 2008, pourvoi n°05-18569, non
publié au bulletin ; Cass. com., 26 mars 2002, pourvoi n°99-13338, non
publié au bulletin, Ce dernier arrêt approuve la cour d’appel pour avoir refusé
d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.
[71]
Cass. crim., 24 mai 1971, pourvoi n°69-92418, Bulletin
Criminel n°169, p. 422.
[72]
Loi n°95-34 du 17 avril 1995, modifiée par la
loi n°99-63 du 15 juillet 1999 et par la loi n°2003-79 du 29 décembre 2003.
[73]
Slaheddine Mellouli & Sami Frikha,
Les sociétés commerciales, 2e édition 2013, à paraître, n°1507 et s.
[74]
Cass soc., 30 novembre 2011, Légifrance
[75]
Cass. com., 23 novembre 1999 pourvoi n°97-14693, non
publié au bulletin.
[76]
Cass. com., 15 octobre 1962, publié
au bulletin, n° 401.
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